Kanzlei Dr. Emrich          

Rechtsanwalt, Diplom-Kaufmann
European Trademark Attorney


Markenschutz in den USA

Markenschutz in den USA

Durch die Unterzeichnung des Protokolls zum Madrider Markenabkommen gibt es die Möglichkeit, Markenschutz in den USA nicht nur über eine nationale Anmeldung mit den entsprechenden Erfordernissen und der Notwendigkeit der Einschaltung amerikanischer Anwälte zu erhalten, vielmehr kann der Marktschutz auch über eine Internationale Registrierung basierend z. B. auf einer Deutschen Marke erzielt werden. Dies hat Vorteile sowohl hinsichtlich der Kosten als auch hinsichtlich der Schnelligkeit, mit der ein Markenschutz herbeigeführt wird. 

Zu beachten ist allerdings, dass im US-Patent- und Markenamt immer noch eigene Regeln gelten. Werden diese nicht eingehalten, erfolgt eine Beanstandung der Internationalen Registrierung, auf die wiederum nur unter Einschaltung amerikanischer Anwälte reagiert werden kann. So ist es z. B. wichtig, im entsprechenden Formular von OMPI die Gesellschaftsform des Anmelders sehr genau darzustellen. Es empfiehlt sich unter Umständen sogar ein erläuternder Zusatz. Auch bei den Angaben zur Staatsangehörigkeit bzw. zum Sitz der Gesellschaft sind genaue Angaben sinnvoll, selbst wenn diese für Internationale Registrierungen, die sich auf andere Länder beziehen, nicht notwendig wären. 

Beim Waren- und Dienstleistungsverzeichnis empfiehlt es sich, nicht einfach die Liste zu übernehmen, mit welcher die Basismarke z. B. in Deutschland eingetragen wurde. Dies hat zwei Gründe:

Einerseits ist für den dauerhaften Schutz einer Marke in den USA der Benutzungsnachweis notwendig. Zwar wird er nicht bei der Registrierung gefordert, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sollte deshalb von Anfang an beschränkt werden auf die Produkte und Dienstleistungen, bei denen tatsächlich eine Benutzung der Marke stattfindet oder zu erwarten ist. Das erleichtert die später notwendige Abgabe der eidesstattlichen Erklärung. Es reicht aus, wenn die entsprechende Beschränkung nur für den Bereich der USA vorgenommen wird, während ansonsten die Breite des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in anderen Ländern voll erhalten bleibt. 

Auch bei den Formulierungen des Verzeichnisses sollte nicht ausgegangen werden von der schlichten Übersetzung z. B. der deutschen Warenliste. In den USA sind teilweise sehr viel genauere Angaben oder Erläuterungen zu einzelnen Produkten notwendig. Es ist dann z. B. dem in Deutschland geschützten Oberbegriff ein erläuternder Zusatz beizufügen mit spezielleren Angaben. So würde z. B. der Begriff der Kopfbedeckung in den USA nur geschützt, wenn dargelegt wird: Kopfbedeckungen, nämlich Hüte und Kappen. Besonders hilfreich zur Klärung ist insoweit das USPTO Trademark ID Manual, in dem auf solche notwendigen Spezifikationen hingewiesen wird. Diese sollten beachtet werden, weil ansonsten die Office Action mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist, die dann zu einer Verzögerung bei der Schutzgewährung und insbesondere zu höheren Kosten führt. 
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